先日の記事で触れた、コナミの対サイゲームス訴訟で使用された（と思われる）特許の分割出願の多さがちょっと話題になっています。特に、「ウマ娘」がリリースされた後で特許の方から「ウマ娘」の実装に近くなるように「寄せる」ことが可能であるという点に違和感を感じている人が多いように思えます。

本記事では、コナミの特許に限らず、一般的なお話として、日本の特許制度における分割出願について解説します。手続き的な細かい話は省略します。

分割の話に入る前にもっと基本的な話をしておきます。

特許の出願書類は、発明の技術情報を解説する部分と、特許権を主張する部分に分かれます。前者は明細書と図面（以下、単に明細書と呼びます）であり、後者は請求の範囲（クレームとも呼ばれます）です。出願書類を作る人は、明細書に書いてある内容から権利化したい部分を選んで、ある程度抽象化したクレームを作ります。明細書の内容は権利解釈において参考にされることはありますが、あくまでも特許権の範囲を決定するのはクレームです。一つの出願で複数のクレームを作ることができ、そのクレームごとに特許権が発生します。

クレームは、構成要素（正式な言い方では、発明特定事項）を組み合わせることで作成します。その構成要素のすべてを実施した場合のみに特許権を侵害することになります。ドラマ「それってパクリじゃないですか？」での例を挙げると、新製品が他社の特許のクレーム「（低温処理した）野菜と果実と乳製品から成る飲料の製造方法」を侵害しそうだったのを、「野菜と果実とライスミルク」から成るドリンクに変更することで特許権を回避していました（現実にはこんな単純ではないですが本質的にはこういうことです）。このことから、構成要素が少ないクレームほど権利範囲が広く、侵害してしまいやすいことがわかります。

では、分割出願の話に入ります。

特許を受けるためには、出願書類を作って、特許庁の審査を受けます。審査官が特許査定を出せば、（所定の料金の支払を条件に）特許権が生じます、拒絶査定を出せば出願は拒絶され、特許権は生じません。このような一本道の手続に加えて、審査係属中の出願を分割することができます。分割をさらに分割することもできます。分割した出願がそれぞれ審査され、特許査定になれば特許権が生じる（拒絶になれば権利が生じない）のは同じです。出願がすべて特許ないし拒絶で確定してしまえば、そこから先は審査係属中の出願がなくなりますので、もう分割はできません。

ここで、各分割出願の出願日は、原出願（元になった最初の出願）の出願日になりますので、最近分割された出願でも、新規性・進歩性の判断はかなり昔の日付という状況が発生し得ます。なお当然ではありますが、分割出願では、原出願に書いてなかった新規事項を追加することはできません。その点では後出し不可ではあります。逆に言うと、原出願に書いてあったことであれば、後になって「あー実はこれも特許化したかったんだわ」と分割出願するのは可能です（もちろん、審査係属中の出願が残っていることが前提です）。

分割出願は、特許査定が確実な部分を早めに権利化して、残りの部分を分割出願として時間をかけて権利化にチャレンジするためにも使用されますが、特許権の行使を有効に行うために活用されることもあります。たとえば、先の「それパク」の例で言えば、原出願の明細書に、たとえば、「ここで、乳製品の代わりに植物性ミルクを使用してもよい」とでも書かれていれば、分割出願で、「（低温処理した）野菜と果実とライスミルクから成る飲料の製造方法」というクレームを作ることができ、変更後の商品に対しても権利行使できます。逆に、植物性ミルクに対する言及がまったくないと分割してもこのようなクレームは作れません（実際には、ライスミルクは乳製品に含まれるのかという解釈上の争いになるかもしれません）。

侵害被疑物件（通称、イ号物件）が世に出た後に特許の方から寄せていくことが許されるかという質問については、①審査係属中の出願が残っている、②クレームの補正の内容が原出願の明細書に書かれている、③原出願の出願日がイ号物件の公知より前、という条件が満足されていれば可能です。

ちなみに、特許権侵害訴訟が始まってからでも分割出願は可能なので、再度、「それパク」の例を挙げると、訴訟において、たとえば、「弊社商品は野菜と果実とライスミルクから成るので特許権を侵害しません」と否認された後に、「野菜と果実とライスミルク」のクレームを持つ特許を成立させてそれで訴訟するという誘導ミサイルのような戦法も可能です。

訴訟の流れに応じて分割出願を活用する手法はそれほど珍しいわけではなく、たとえば、セルフレジに関する特許でアスタリスクがユニクロ（ファーストリテイリング）を訴えた事件、クリックホイールに関する特許で個人発明家がアップルを訴えた事件、動画コメントに関する特許でドワンゴがfc2を訴えた事件等でも使われています。